1995年的FTDA虽然为美国联邦层面上的反商标淡化保护开启了帷幕，但是立法进程中的疏忽很快导致实务中的一些困惑。商标权人遭遇的一个重要问题是：作为实施审查职能的行政当局有没有基于淡化损害而拒绝当事人进行商标注册申请的权力？本来，这一问题从国会的立法进程来看似乎没有悬念：国会既然授权商标权人有权就淡化提起诉讼，为防止未来为淡化损害而进行不必要的诉讼，自然可以将商标权人的这一权利延伸到注册程序过程中。但是这一当然的理解在Surge案中受到美国商标评审与上诉委员会（TTAB）的批驳。
Surge案的独特之处在于：该案在接受TTAB审理的过程中，FTDA在国会通过。原告因而增加了一个基于淡化的商标异议理由。该案的被告Surge电力公司提出“Surge”的商标申请，欲图使用在“电动器材”和“汽车”等类别的产品上。原告“Babson兄弟”公司在奶产品系统上多年使用Surge商标，其使用范围涵盖奶场的挤奶、饲养、水维持和供应设备、清扫及卫生设备、牛皮奶嘴、外套、促销品及其他产品以及与奶制产业相关服务等。原告对被告的申请提出异议：在1995年立案之初，其异议理由为混淆和欺诈；在FTDA通过之后增加了反淡化的理由。原告认为基于Surge商标的驰名以及其广泛的使用，被告的注册使用将会给其商标造成损害，使其商标的显著性降低。
被告则认为，尽管FTDA赋予当事人寻求商标淡化救济的权利，但那应局限于民事诉讼（civil action）程序。根据现有的商标法的程序规定（主要是第13条和第14条），淡化并不能成为商标异议和商标撤销的一个理由。
TTAB首先根据既决案例，认为在新的法律出台之后，当事人有权更改其异议理由。但是这个理由是否能够成立，从立法进程来看，“我们不认为该法（FTDA）的立法者意图提供商标异议与撤销的一个新的法定理由”。
TTAB指出，FTDA确实通过第43条第c款，赋予当事人在联邦法庭的新的诉讼事由，包括禁止被告商业使用其商标的救济。但是TTAB本身仅仅是一个赋予了是否允许申请人进行商标注册以及商标注册维系的行政仲裁机构，它无权决定当事人能否使用某商标。TTAB首先援引的案例，该案认为，TTAB的功能是决定是否有权利确保或者维系一个注册；TTAB还援引该案认为，TTAB无权确定费用、支出和金钱赔偿。根据既有的法规以及TTAB曾经的裁断，TTAB无权禁止当事人使用某一商标，也无权判定损害赔偿金。
为支持这一裁断的正当性，TTAB更进一步指出：FTDA本身成为商标法一部分这一个事实，并不能当然推导出淡化可以成为商标异议和撤销的理由。FTDA并没有修正相关的行政程序的条款（包括第2条、第13条、第14条、第17条、第18条、第20条、第24条等）以使得商标淡化成为商标注册程序中的一个异议事由。相反，TTAB在诸多既决案例中都坚持，商标法所提供的诉讼事由——包括侵权以及不正当竞争的条款，并不能当然成为商标异议和撤销的理由。TTAB在此除了援引上面提及的persons Co.案外，主要援引了Electronic Water ConditionersInc.v.Turbomag Corp.，221USpQ 162（TTAB 1984）案，表明Lanham第43条（a）款和反不正当竞争争议不在TTAB的管辖范围之列。
或许最为打动TTAB的是在1988年Lanham修法时，国会曾经考虑将淡化作为商标异议或者撤销的一个理由，然而，这一立法建议在当时被否决。由于1995年FTDA在国会通过的进程非常快，其本身没有留下太多的立法解释空间，故对其条文的立法解释，多借鉴1988年的修法。然而，1998年USTA的商评委在建议报告中指出：“一方面，提供禁令救济而不给予制止或者撤销商标申请的权利可能是不合逻辑的；但是另一方面，将TTAB的权限扩展到一个可能会引发管理问题、支出问题和不确定性问题的全新的诉求类别上的举措不应草率地实施。作为一种平衡，我们相信和过去一样，应该由法庭考虑所有的因素，决定其间的‘损害’。”判决原封不动地引用了USTA商标评审委员会1987年提交的报告中的一段，原文为：“We considered whether aregistrant entitled to dilution relief by way of injunction wouldbe able to prove the requisite damage under Sections 13and 14tosustain an opposition or cancellation proceeding.On the onehand，it would be illogical to provide for injunctive relief butnot the ability to prevent or cancel a diluting registration.On theother，extending the Boards jurisdiction to an entirely newcategory of claims with attendant administrative problems，ex-pense and uncertainty should not be undertaken lightly.On bal-ance，we believe the courts should make the determination of‘damage’here，based on all of the factors，as they have inthe past.”这显然是否认将淡化的救济提前到商标的注册过程之中。
TTAB在Surge案中的决定使得当事人只能在法庭寻求淡化救济而不能在注册之初就开始行使权利。这使得FTDA赋予商标权人的反淡化救济大打折扣。由此引发的广泛关注，也促使国会考虑对商标法的技术疏漏进行修正。 |
