在1998年的第一巡回法庭面临这一问题。与Escada案不同，此时FTDA已经生效。
该案原告基于其产品水龙头的外观设计受到商标侵权和商标淡化提起诉讼。地方法庭支持了原告的淡化诉讼，但认为不存在商标侵权。原、被告均提起上诉。原告认为地方法庭不支持商标侵权的判决是错误的，而被告则认为地方法庭判定存在淡化是错误的。
上诉法庭认为本案涉及复杂事由，尤其是，被告提出了违宪性问题，认为利用FTDA反对外观类似的竞争性产品，实质是赋予了产品外观以永久的垄断权，这是专利条款（指美国宪法第8条）所禁止的。
首先，上诉法庭认为要解决的几个问题有：①商业外观的非功能性的证明责任问题，法庭认为尽管各个法庭的做法不一，但上诉法庭认为应该由寻求保护一方来承担；②就产品设计的显著性问题，法庭认为尽管传统的Abercrombie分类即将商标按照显著性分成臆造性、任意性、暗示性、描述性、通用名称五类的方法。有参考价值，但没有必要僵化地适用在商业外观上，法庭支持Seabrook Foods标准对于商业外观，尤其是产品形状的显著性的判断，各联邦巡回法院采用的认定标准并不一致。多数联邦巡回法院倾向于适用CCpA在Seabrook Foods Inc.v.BarWellFoods Ltd.案中确立的判定产品外形商业外观是否具有内在显著性的因素，这些因素包括：①产品的外观设计是否是“普通的” 形状或设计；②该外观设计是否是“在特定领域中独特的或不寻常的”；③该外观设计是否仅仅是对特定类别的商品的装饰的普遍接受或众所周知的形式的改进（refinement）；④该外观设计是否能产生区别于其上所附文字的商业印象。
其次，上诉法庭概括了争端的来由，阐明了商标与商业外观保护的目的，认为传统的商标法之下是防止消费者的混淆，但是在淡化法之下更多的是保护商标权人。
再次，上诉法庭进入了实质分析阶段，认为无论是在商标侵权诉讼还是在淡化诉讼过程中，都有一些共同的前提条件，这些前提条件是：商业中的使用、非功能性以及显著性，当然，淡化的前提条件还有在先商标的驰名性。关于非功能性，法庭认为这一原则具有重大的经济上与法律上的意义。“‘非功能性’原则防止了通过保护商家声誉而促进竞争的商标法，反而允许生产者控制产品的有用的特征而压制合法竞争。”因此，功能性特征应该排除在商标保护之外。而且法庭认为原告证明非功能性具有合理性，非功能性之所以必须考察，是因为非功能性与显著性问题之间有紧密联系：“如果一个特征是具有功能性的，可能所有相关的产品上都有同样的功能性特征，这样的一个特征不大可能引发购买者认为其是独特的且和某一特定商家联系在一起的反应。”关于显著性，地方法庭认定原告的商业外观不具有固有显著性，而且使用的是Knitwaves案Knitwaves Inc.v.确立的标准，上诉法庭认为这与Seabrook Foods标准一致。上诉法庭认为这个判断整体上没有问题，但是地方法庭分析过程中的一个方面，即原告的使用意图，可能与商业外观的显著性的判断毫不相关。至于获得显著性方面，上诉法庭认为地方法庭的判定存在错误：第一，地方法庭没有分析外观设计的功能性问题，而这与显著性是有关联的。第二，地方法庭已经发现市场上众多的水龙头样式不一，而抄袭通常意味着有助于认定商业外观具有获得显著性。第三，对于商业外观是否获得第二含义的证据不够充分，一般的证据包括消费者调查与专家证言，而地方法庭已经判定，消费者调查不可靠，而双方的专家证言彼此矛盾。第四，原告的产品在美国多家销售，但宣传广告都没有提及来自原告。这与同样的产品使用诸多商标类似，而这不利于证明该商业外观获得了第二含义。
最后，在对这些前提条件进行了分析后，上诉法庭开始考虑商标侵权以及商标淡化问题。与地方法庭一样，上诉法庭认为不存在混淆的可能。至于淡化，上诉法庭首先明确：从FTDA的条文看，并不排斥对商业外观的保护，因此本案被告认为FTDA不能适用在商业外观上的观点被否决。在关于商标驰名问题上，上诉法庭认为地方法庭并没有认真考虑商业外观的驰名性问题，原告的商业外观是否满足FTDA上的驰名的条件很不清楚。真正能体现驰名的是VOLA商标，但是被告没有在任何场合使用过这个称谓。
上诉法庭还强调了本案与其他案件的不同之处：首先，原告的商业外观可能获得外观设计的专利保护。尽管获得专利保护并不会对商业外观的保护产生负面影响，但是这种情况确实与FTDA的起草人所考虑的不同：当时国会议员们所考虑到的是对于驰名商标的保护只能用额外的淡化条款来进行保护。其次，这个案例是发生在同类的竞争性的产品上。
上诉法庭分析了地方法庭采用的Sweet法官的六因素法，引证McCarthy的评论，认为该方法具有缺陷。即使用在竞争性的产品上，这个方法也捉襟见肘。对于竞争性产品的商业外观保护，法庭意识到可能引发更深层次的问题，即国会是否意图将FTDA适用在商业外观上的问题。FTDA适用在文字商标上并无疑问，这从国会的立法进程中可以看出来。但是适用在外观设计上则很难理解。尤其是商业外观的纠纷中，当事人主要手段是模仿对方，如果这种模仿没有产生混淆，又如何能产生淡化？因此，这里强调保护的不是商标的来源指示功能，而主要是防止被告搭便车，但这似乎是专利寻求保护的对象。对于被告主张的FTDA本身立法违宪的问题，简单地概括就是专利保护对于外观设计本来是有一定时间期限的，但是如果通过商标保护尤其是商标淡化保护就可能造成这样的外观设计的保护没有了时间期限。上诉法庭认为应该建立在具体的事实之下，而不是一个抽象的论断。由于FTDA并非在一切商业外观保护的场合都涉及违宪，而且上诉审查主要针对禁令的审查，上诉法庭认为没有必要在违宪审查问题上深入展开。法庭在最后的结论中仍然坚持在一些特殊的场合，淡化可以适用到商业外观上的观点，但对于是否可能引发与专利和版权保护政策不符，甚至可能违宪的问题，法庭表达了一种困惑。法庭已经意识到这可能触发宪法问题，但是最终以所称的商业外观不驰名为由拒绝给予淡化保护，从而避免在这一问题上的纠缠。
在1999年的第七巡回法庭也遭遇了类似的问题。
该案原告Syndicate Sales公司生产葬礼花圈的塑料花篮，推出过“92号”和“95号”款式。被告hampshire paper公司原来是纸花生产公司，1994年进入塑料产品市场，并把原告的产品作为产品模型，被告的“9200号”产品与“9500号”花篮分别与原告的“92号”和“95号”产品类似。原、被告双方都是通过批发商销售他们的花篮（具有包装盒），再带盒转给零售商。包装盒的颜色不一，因为上面印有他们各自的企业名称，未拆开前容易进行区分。原告提起诉讼，认为被告抄袭其商业外观的行为构成不正当竞争，同时构成商标侵权和商标淡化。地方法庭不予支持，原告于是上诉。
上诉法庭首先指出，Lanham法保护商业外观，包括本案原告所称的花篮的形状，本身也是商业外观的一种。尽管本案中双方当事人的产品外观很像，但因为包装的不同，两者还是很容易区分的，上诉法庭维持一审不存在混淆的可能性的裁判。至于商标淡化，被告提出FTDA不应该适用到商业外观的保护上，上诉法庭认为，尽管这不无道理，但是鉴于一审确定的判决是简易审判，对于这个宪法上的问题不可能深入。本案模糊地传达出法官对于FTDA保护商业外观可能引发的问题的担心。这一问题与美国知识产权政策有关，也可能上升到宪法层面，但上诉法庭在这里没有深入。 |
