一,相关法律依据:
《商标法》第52条:未经商标注册人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者相似商标的,即属于侵犯注册商标专用权.
《关于对外贸易中商标管理的规定》第10条:对外贸易经营者在从事进出口活动中,对他人指定或者提供使用的商标,应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件,并予以核查.该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似,其商品的包装,装潢也不得与他人已在我国使用的包装,装潢相同或者近似.
《知识产权海关保护条例》的规定,国家禁止侵犯知识产权的货物进出口,海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑,可以依知识产权权利人申请作出扣留决定并进行调查,认定.
二,定牌加工中涉及的几个法律问题
定牌加工(OEM),指加工方根据约定,为定作方加工使用特定商标的商品并将该商品交付给定作方,定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式.
OEM经营方式是国际分工与合作的表现,商标所有者,中间商,加工生产企业都可以在这一价值链中找到自己的位置,获取利润.因此,OEM在全球范围内盛行.
(一)商标的功能,作用
商品是市场流通中的产品,产品不进入市场流通领域不称其为商品.商标则是商品上的符号,记号,标记.
商标最基本的功能是识别.识别性包含了两种关系:商标与商品(或服务)之间的联系;商标所标示的商品(或服务)与提供者之间的联系.
商标权人对商标的使用,主要目的在于使消费者能够准确的识别该经营者提供的商品或者服务,不致对其商品或服务与其它生产经营者的商品或服务发生混淆和误认.
商标法律保护的根本意义也正在于此.
(二)判断商标侵权要不要考虑混淆原则
混淆原则是判断商标侵权的基本原则,也是整个《商标法》的基石之一.
《商标法》第52条第(一)项规定了商标禁止权范围,其中,尽管没有明确"混淆"的要求,但是在一般情况下,满足商标侵权要件则应推定混淆的事实或者可能存在.否则,对商标权的保护就失去了意义.
在商标侵权判断中,若当事人举证证明即使该条规定之要件满足,但仍不足以构成消费者混淆的,则仍应认定侵权行为不成立.否则,若当事人递交的证据足以证明其行为不构成消费者混淆,仍认定为侵权并给予商标所有人保护,则显然过分扩大了商标所有人商标权的效力范围,与商标法的立法精神相悖.
在多个案例中,法院认为,"根据《商标法》第52条的规定,除非属于正当使用,只要未经商标注册人许可,在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标,即属于侵犯注册商标专用权的行为." "认定是否构成商标侵权,并非以造成混淆或误认为构成要件,而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标;是否造成混淆或误认,仅是判断商标是否近似的要件,而非判断是否构成商标侵权的直接要件."
这种认识,实际上是一种对法律断章取义的理解,机械的适用法律.
北京市高级法院于2004年2月18日公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2004]48号)第13条在回答:受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口,其商标与权利人的注册商标相同或者近似的,其行为是否构成侵权这一问题时,曾经明确:造成相关公众的混淆,误认是构成侵犯注册商标专用权的前提.定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托,并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售,不可能造成相关公众的混淆,误认,不应当认定构成侵权.
但遗憾的是,北京市高级法院于2006年3月7日重新颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中却删除了该条的规定.
(三)关于被告人(谁是被告)
委托人(有的在其本国享有合法权利)在中国委托加工生产之产品全部用于出口,并不在中国市场销售.因此,委托人产品与中国商标所有人注册之商品不在同一地域,同一市场出现,不存在混淆并由此导致相关消费者误认及误购的可能.因此,委托人之行为不应被认定为侵犯中国商标所有人商标权的行为.
从另一角度看,委托人的委托加工行为如果认定构成侵权,法律依据是什么 在《商标法》第52条,《商标法实施条例》第50条和相关司法解释中规定的10种商标侵权行为中均找不到委托加工行为构成侵权的规定.只有在北京市高级人民法院2006年3月7日颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第21条中规定:"承揽加工带有他人注册商标的商品的,承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查.未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的,承揽人与定作人构成共同侵权,应当与定作人共同承担损害赔偿等责任."当然,这仅仅是地方法院的规定.
正因为法律规定不明确,造成在相关案例中,有的是将委托人与加工方作为共同被告,有的是只由加工方承担责任.
(四)商标的地域性
商标权的保护是有地域性的.在定牌加工引发的商标侵权纠纷中,在中国获得注册的商标权当然要受到法律保护.仅在外国获得注册的商标权当然受到注册国法律的保护,在中国不必然受到保护.但是,我们讨论定牌加工引发的商标侵权与商标的地域性关系并不大.
商标作为特定商品与特定商品提供者之间的纽带,其基本功能在于在同一地域区分商品来源,即确保投放市场的商品产源一致,从而使消费者或最终用户能够将这些产品同来自其他提供者的产品区别开来,而不至发生混淆误认,以保护消费者获取正确的商品信息.加工方生产的产品完全出口,并未进入中国境内的流通领域,中国消费者在流通领域根本看不到该产品,也就谈不上发生混淆和误认的可能性.给中国商标权以地域性保护,也不能扩大到在国外市场上可能造成混淆的产品.
打击商标侵权的根本目的是维护权利人的合法利益和正常的市场竞争秩序.作为OEM企业与委托方签订的合同是合法的,其生产行为也是合法,只要产品全部返销国外,就对中国商标权人国内的利益不构成任何损害.定牌加工方其实仅相当于委托人设的一个生产加工车间,按照国际惯例,虽然产品是在中国制造,这视同为中国的工人在外国生产,和中国市场毫无关系,委托方是外国商标的合法权利人,产品出口国外,并不在中国市场销售和使用,作为定牌加实质上是一种国际间的劳务输出.
(五)定牌加工与国家贸易政策
定牌加工俗称贴牌生产,它是一种国与国之间的互补贸易方式.
近年来,我国对外贸易增长迅猛.在珠江三角洲地区,江浙地区,为国外公司定牌加工的企业比比皆是.尽管中国企业在加工贸易中获得的利润很低,90%的利润都由定作方赚取.但不可否认,定牌加工符合时代发展潮流,也符合我国国情.因此,在讨论加工方的责任时,不是仅仅考虑其与商标所有权人的利益平衡问题,还涉到及国家经济政策问题.
如果将定牌加工产品全部出口的行为,认定加工方侵权,更多的是在强调商标权的地域性,强调保护商标权人的利益.势必造成委托方委托加工另循他国,使我国定牌加工贸易减少.如果认定加工方不侵权,则更多的是考虑加工方的利益.在这两者的利益较量中,保护谁的利益更有利于国家的利益无疑将成为判断是否侵权的标准.
随着经济全球化的进程不断加快以及我国加入WTO,大力开展定牌加工业务,有利于促进各种生产资源和劳动力资源的合理分配和优势互补,有利于促进社会的合理分工,成为国内企业生存与发展过程中极具生命力的生产方式.在这种情况下,只要不损害商标权人的利益,不违背国家的贸易秩序,在确定加工方的责任时无须过多地以商标权的地域性来突出强调商标权人的利益.
(六)关于损失赔偿问题
在多个定牌加工引发的商标侵权纠纷中,法院判决的结果是:停止侵权,赔偿损失.有的法院甚至认为:在原告未提供证据证明其因侵权而受到的损失或被告因侵权而获得的利益情况下,法院综合考虑被告的主观过错程度,侵权行为持续时间,数量,利润等因素,还可以酌情确定被告赔偿原告经济损失.并认为这么作符合《商标法》以及最高人民法院相关司法解释规定的商标侵权纠纷案件损害赔偿的计算原则和方法.
我国《民法通则》规定了民事侵权的赔偿原则,就是赔偿实际损失原则.在定牌加工引发的商标侵权纠纷中,看不到原告有任何的经济损失,在这种情况下,法院仍然要酌情确定被告赔偿原告经济损失是没有法律依据的.
三,几点建议:
1,建议修改商标法第52条第一项.明确:未经商标注册人许可,在同一种商品上使用相同商标的构成侵权;而在同一种商品上使用近似商标,类似商品上使用相同商标,类近商品上使用近似商标的,应当以是否造成混淆作为判定是否侵权的前提.
2,建议修改《关于对外贸易商标管理的规定》第10条,将第十条中"该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似,其商品的包装,装潢也不得与他人已在我国使用的包装,装潢相同或者近似."一句删除.
3,在法律,法规修订之前,最高人民法院应当通过司法解释或者个案批复等方式,对此类案件在法律适用中出现的问题作出明确,以指导全国法院在办案中正确理解和适用相关法律条文.并为法律修订作出引导.
目前合适的做法
在当前,对涉外定牌加工行为是否构成侵犯中国商标注册人的专用权的判定,既要遵守我国目前的商标法律规定,又应该重视OEM产业在我国经济发展中的现状,充分考量中国商标权人,定作方,加工方三者之间的利益平衡.至少应当根据不同的行为模式,经过具体分析,做出是否构成商标侵权的判断.
1),定作方在其本国为注册商标的合法使用者,在中国无合法使用权,但加工方仅向定作方提供标注有注册商标的商品,该商品不在国内销售.对于这种行为模式,由于定作方在其本国(即商品的最终销售地)拥有使用标注在商品上的商标的合法使用权,且商品又未在中国销售,因而未对中国的注册商标持有人造成任何实际的损害.而且根据我国现阶段的国情,对于知识产权不应超越我国的国情而给予高于发达国家的过度保护,对国内企业造成不必要的损害.因而,对于这种行为模式,加工方的定牌加工行为不宜认定为侵权行为.
2),定作方在其本国为注册商标的合法使用者,在中国无合法使用权,加工方向定作方提供标注注册商标的商品,该商品同时在国内销售.对于这种模式,不管是加工方还是定作方,对于注册商标在国内都没有合法使用权,且标注有注册商标的商品在国内进行销售,因此,定作方的行为应当构成侵权商标专用权.
3),定作方在其本国对注册商标无合法使用权,在中国也无合法使用权,加工方仅向定作方提供标注有注册商标的商品,该商品不在国内销售.对于这种行为模式,由于定作方在其本国也不具有合法的使用权,即标注有注册商标的商品在进入定作方本国时,也可能造成侵犯注册商标专用权.对于这种情况,加工方在尽合理审查义务的情况下,就可以阻止这种侵权行为的发生.因此,对于这种行为模式,加工方的定牌加工行为可以认定为侵权.
谢谢!
（作者：北京务实知识产权发展中心 主任，北京立方律师事务所 高级顾问） |
